發明人認定中的“實質性特點”并不僅限于發明創造區別于現有技術的實質性特點
近日,最高人民法院知識產權法庭審結了蘇州開某藥業股份有限公司(以下簡稱開某公司)與郭某、周某峰發明創造發明人署名權糾紛兩案,明確了發明人身份確認的相關裁判標準,對于依法保護科學家、科研人員的人身權益,引導專利權人和企業誠實守信、充分尊重科研人員的創造性貢獻,鼓勵企業與科研人員合作共贏,具有積極意義。
郭某系蘇某大學重癥醫學研究所所長、主任醫師,周某峰系蘇某大學教授、博士生導師。開某公司系名稱為“一種硫代咪唑烷酮化合物的晶型、鹽型及其制備方法”的發明專利權人,該專利所涉的化合物系一種雄性激素受體拮抗劑,即式(I-A)結構的硫代咪唑烷酮化合物(又稱普克魯胺),主要用于治療乳腺癌和晚期前列腺癌。2020年2月8日,郭某、周某峰向開某公司提出將普克魯胺用于抑制雄激素通路來抑制新型冠狀病毒(英文名為SARS-CoV-2,以下簡稱新冠病毒)感染的途徑,同時調控因新冠病毒引發的重癥的思路,遂與開某公司開展相關合作。2020年4月,郭某、周某峰與開某公司法定代表人、相關員工等發表《通過雄激素受體(AR)拮抗劑抑制AR-ACE 2/TMPRSS 2信號軸可能為男性COVID-2019患者帶來治療益處》文章。2021年6月,開某公司向國家知識產權局申請名稱為“硫代咪唑烷酮藥物在治療COVID-19疾病中的用途”的發明專利(以下簡稱涉案專利),其所涉的化合物即為普克魯胺,并于2023年4月獲得授權,發明人未包括郭某、周某峰。郭某、周某峰分別向江蘇省蘇州市中級人民法院提起訴訟,請求判令確認郭某、周某峰為涉案專利的發明人。
一審法院認為,郭某、周某峰全流程參與了涉案專利的研發和試驗,提出了涉案專利的技術構思、驗證構思可行性的方案以及修改構思的方案等,對涉案專利的實質性特點作出了創造性貢獻,應確認郭某、周某峰是涉案專利的發明人。此外,雖然開某公司與郭某、周某峰在研發涉案專利時未能就權益分配進行協商并及時訂立相關書面合同,但仍應恪守法律與道德的基本要求,開某公司在申請涉案專利時未將郭某、周某峰列為共同發明人,有違誠實信用原則。一審法院就兩案作出判決:分別確認郭某、周某峰為涉案專利的發明人,開某公司自兩案一審判決發生法律效力之日起30日內就涉案專利辦理發明人信息著錄項目變更手續,將郭某、周某峰列為發明人;開某公司于兩案一審判決生效之日起15內在其官方網站、官方微信公眾號連續30天刊登郭某、周某峰為涉案專利發明人的聲明。
開某公司不服一審判決分別提出上訴,認為國家知識產權局就涉案專利申請文件作出的第一次審查意見通知書已經指出,郭某、周某峰提出的普克魯胺可降低TMPRSS 2和ACE 2的表達,用于治療COVID-19(COVID-19為Corona Virus Disease 2019的英文簡寫,系新型冠狀病毒SARS-COV-2引起的疾病,即2019冠狀病毒病,也稱新型冠狀病毒肺炎、新型冠狀病毒感染,簡稱新冠肺炎)已被對比文件公開。為了授權前景,開某公司刪除了涉案專利申請文件中已被對比文件公開的相關技術方案,而保留了普克魯胺用于治療新冠病毒的變異株SARS-CoV-2 P.1或SARS-CoV-2 B.1.1.7引起的疾病的新用途,即涉案專利的實質性特點。因而,郭某、周某峰對涉案專利的實質性特點未作出創造性貢獻,開某公司對權利要求的修改未違反誠實信用原則。
最高人民法院二審認為,“對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻”的認定應當以專利申請文件中的相關技術內容作為主要依據,尤其是其中有關背景技術、技術問題、發明目的、有益效果、具體實施方式等內容。專利授權、確權行政程序中,審查員在評價特定權利要求的新穎性、創造性時作出的有關認定,是以特定的現有技術為參照的,可以在認定發明人身份時作為重要參考因素,但不能僅僅以此為據,否定特定的發明人對于專利技術方案所作出的實質性貢獻。必須充分考慮與發明創造的形成有關的在案證據,對相關事實作出綜合認定。一般而言,對專利技術方案的創造性作出實質貢獻的人,當然是發明人,但不能說,發明人僅限于對專利技術方案區別于對比文件的技術特征作出實質貢獻的人。如果技術問題的發現以及發明構思的提出在研發活動中起到關鍵作用,對此作出創造性貢獻的人,一般也可主張被列為發明創造的發明人。
本案中,首先,郭某與周某峰在新冠疫情的初期就已敏銳地發現了相關的問題和規律,并開展了相關的研發,早在2020年2月初即已提出有關發明構思,即通過恩雜魯胺(亦為一種AR抗結劑)抑制雄激素通路來抑制新冠病毒感染的途徑,并調控因新冠病毒引發的重癥。其次,涉案專利屬于已知化合物的新的醫藥用途發明,是基于已知的化合物,發現其新的醫藥用途而形成的發明創造。涉案專利的核心在于已知化合物的新醫藥用途的發現和應用,開某公司在與郭某、周某峰合作之前,并未發現、了解或者掌握普克魯胺可能用于新冠病毒感染者的治療,正是在郭某、周某峰首先提出的普克魯胺“老藥新用”,將之用于COVID-19治療的發明構思的基礎上,后續的臨床研究才有了基礎,進而才能確認普克魯胺可以用于治療新冠病毒變異株引起的疾病,形成涉案專利整體技術方案。復次,涉案專利的實質性特點包括普克魯胺用于治療COVID-19的用途,而不僅僅是開某公司所主張的治療新冠病毒變異株引發的疾病。根據涉案專利說明書的相關記載以及開某公司針對《第一次審查意見通知書》的意見陳述,可以認定涉案專利的實質性特點既包括普克魯胺用于治療SARS-CoV-2 P.1或SARS-CoV-2 B.1.1.7型變異株引起疾病的用途,也包括普克魯胺用于治療COVID-19的用途,而后者是前者的前提和基礎,二者具有延續性和相關性。此外,郭某、周某峰還實質性參與了涉案專利技術的其他相關研發活動。因此,在兩案中可以認定郭某、周某峰為涉案專利的發明人。據此,二審判決駁回上訴、維持原判。2024年8月16日,開某公司在其官方網站首頁、官方微信公眾號“開某藥業”刊登《關于第202110657053.0號專利增加發明人的說明》,公告郭某、周某峰為涉案專利的發明人之一,積極履行了生效判決確定的刊登聲明的義務。
兩案明確了關于科研人員的專利發明人身份的裁判標準,對被告企業的不誠信行為予以負面評價。兩案判決指出:“依法確定發明人身份,保護發明人的署名權,是對發明人創造性勞動的充分尊重和肯定,有助于進一步激發科研人員創新創造活力,同時,也有利于充分保障發明人依法主張、獲得獎勵、報酬的合法權利,有效激勵和保護科技創新。”兩案判決還特別指出:“在提出專利申請時,權利人應當遵循誠信原則,實事求是、客觀完整地依法列明‘對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻’的發明人,這既是對科研人員創新勞動和成果的肯定和尊重,也有利于更好地匯聚產學研創新創造合力,整合創新資源,激勵科研人員研發出更多更好的科技成果,助力發展新質生產力。”希望企業能夠“遵循誠信原則,加強科研誠信建設,尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造,厚植企業創新文化土壤。”
兩案一、二審判決彰顯了鼓勵和尊重科技創新、嚴格保護發明人署名權、維護科學家合法權益、弘揚科研誠信的鮮明態度,有助于更好地激發科研人員的創新創造熱情、服務加快發展新質生產力,營造最有利于保護科技創新的法治環境。
文章來源:最高人民法院知識產權法庭
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