- 【2024-12-02】外觀設(shè)計專利單獨對比的特殊情形
【弁言小序】
在判斷涉案專利是否符合我國專利法第九條第一款、第二十三條第一款的規(guī)定時，均應(yīng)當(dāng)遵循單獨對比原則，即將涉案專利與一項外觀設(shè)計單獨進(jìn)行比較，不得將涉案專利與多項外觀設(shè)計組合后進(jìn)行對比。值得注意的是，單獨對比原則要求僅使用一項外觀設(shè)計與涉案專利進(jìn)行對比，但并未限制僅使用一篇對比文件進(jìn)行對比，因為一項外觀設(shè)計也可能記載在多篇對比文件中。根據(jù)《專利審查指南》相關(guān)規(guī)定，對于套件產(chǎn)品外觀設(shè)計、相似外觀設(shè)計、組件產(chǎn)品外觀設(shè)計專利，適用單獨對比原則時，可以使用多篇對比文件進(jìn)行對比。對于套件產(chǎn)品和相似外觀設(shè)計而言，一項專利權(quán)里包括多項獨立的外觀設(shè)計，上述各項外觀設(shè)計有可能記載在多篇對比文件中，對于組件產(chǎn)品而言，構(gòu)成該組件產(chǎn)品的組件也可能記載在多篇對比文件中。本文主要探討上述組件產(chǎn)品的外觀設(shè)計單一對比的特殊情形。
【理念闡述】
專利法第九條第一款規(guī)定同樣的發(fā)明創(chuàng)造不得重復(fù)授權(quán)。對于外觀設(shè)計專利而言，同樣的發(fā)明創(chuàng)造包括相同和實質(zhì)相同的兩種情形。
專利法第二十三條第一款規(guī)定授予專利權(quán)的外觀設(shè)計應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計，也不存在抵觸申請。該條規(guī)定的立法初衷為鼓勵創(chuàng)新，專利權(quán)應(yīng)當(dāng)授予最先發(fā)明人。在先發(fā)明人在涉案申請的申請日前申請、在涉案申請的申請日后才公告獲得外觀設(shè)計專利權(quán)，該在先申請構(gòu)成涉案申請的抵觸申請，根據(jù)不得重復(fù)授權(quán)原則，涉案申請不得授予專利權(quán)；如果在先發(fā)明人未在涉案申請的申請日前申請專利，也未公開其外觀設(shè)計，則該外觀設(shè)計既不是涉案申請的現(xiàn)有設(shè)計，也不是抵觸申請，不能影響涉案申請獲得專利權(quán)，在這種情況下，在先發(fā)明人只能擁有先用權(quán)。適用專利法第二十三條第一款時，無論是現(xiàn)有設(shè)計還是抵觸申請的判斷，也均包括外觀設(shè)計相同和實質(zhì)相同兩種情形。
與上述立法初衷相應(yīng)，適用專利法第九條第一款和專利法第二十三條第一款的規(guī)定時，均應(yīng)當(dāng)將涉案專利要求保護(hù)的外觀設(shè)計與一項對比設(shè)計進(jìn)行單獨對比，不得將其與幾項外觀設(shè)計或者外觀設(shè)計特征進(jìn)行組合后進(jìn)行對比，即應(yīng)遵循單獨對比原則。
在專利審查實踐中，還有些當(dāng)事人誤認(rèn)為單獨對比僅在專利法第二十三條第一款中適用，專利法第二十三條第二款則僅適用組合對比，即以為專利法第二十三條第二款僅能使用多項現(xiàn)有設(shè)計組合與涉案專利進(jìn)行對比，不能使用一項現(xiàn)有設(shè)計與涉案專利進(jìn)行對比。事實上，專利法第二十三條第二款也有僅使用一項現(xiàn)有設(shè)計對比的情形，兩者的區(qū)別在于，專利法第二十三條第一款的單獨對比，僅限于判斷涉案專利與一項現(xiàn)有設(shè)計相比是否“完全相同”或者屬于專利審查指南規(guī)定的“實質(zhì)相同”的情形，專利法第二十三條第二款的單獨對比，則提出了更高的要求，需要綜合考慮影響整體視覺效果的各種因素，判斷涉案專利與一項現(xiàn)有設(shè)計是否具有明顯區(qū)別。
值得注意的是，無論是適用專利法第九條第一款、還是適用專利法第二十三條第一、第二款，對于外觀設(shè)計專利而言，單獨對比原則均要求以一項對比設(shè)計與涉案專利進(jìn)行對比，但并不限于一篇對比文件進(jìn)行對比。對于套件產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利、相似外觀設(shè)計專利而言，因為一項專利權(quán)里包括多項獨立的外觀設(shè)計，因此可以用不同的對比設(shè)計與其對應(yīng)的各項外觀設(shè)計分別進(jìn)行對比，上述不同的對比設(shè)計也可能記載于不同的對比文件中。對于組件產(chǎn)品而言，其由多個構(gòu)件組成，在申請外觀設(shè)計專利時，既可以申請由多個構(gòu)件組成的組件產(chǎn)品的外設(shè)計專利，也可以將多個構(gòu)件分別單獨申請外觀設(shè)計專利，因此在組件產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利與相應(yīng)多個構(gòu)件的外觀設(shè)計專利之間，也存在適用專利法第九條第一款以及專利法第二十三條第一款的情況。《專利審查指南》第四部分第五章第5.2.1節(jié)規(guī)定，涉案專利是由組裝在一起使用的至少兩個構(gòu)件的產(chǎn)品的外觀設(shè)計的，可以將其與構(gòu)件數(shù)量相對應(yīng)的明顯具有組裝關(guān)系的構(gòu)件結(jié)合起來作為一項對比設(shè)計與涉案專利進(jìn)行對比。上述組件產(chǎn)品的對比，雖然使用了多篇對比文件，但用于對比的仍然是一項外觀設(shè)計，因此符合單一對比原則。這種情形的適用有嚴(yán)格的條件限制，一是要求該對比設(shè)計的構(gòu)件數(shù)量與涉案專利一一對應(yīng)，二是構(gòu)件之間具有明顯組裝關(guān)系，其不同于專利法第二十三條第二款的多項外觀設(shè)計組合對比，因為專利法第二十三條第二款的多項外觀設(shè)計組合對比沒有上述條件限制，在現(xiàn)有設(shè)計中有相應(yīng)組合啟示的情況下，可以將多項現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征進(jìn)行拼合和替換。
【案例演繹】
在名稱為“藍(lán)牙耳機(jī)及充電倉”的外觀設(shè)計專利無效宣告請求案中，涉案專利為帶有充電倉的無線藍(lán)牙耳機(jī)。簡要說明中記載其用途為音頻傳輸以及給藍(lán)牙耳機(jī)充電、收納，設(shè)計要點在于產(chǎn)品的形狀。
請求人主張使用證據(jù)1和證據(jù)2來證明涉案專利不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定，其理由是：涉案專利是由組裝在一起使用的兩個構(gòu)件構(gòu)成的產(chǎn)品的外觀設(shè)計，可以將兩個明顯具有組裝關(guān)系的構(gòu)件結(jié)合起來作為一項對比設(shè)計與涉案專利進(jìn)行對比。證據(jù)1是耳機(jī)倉，證據(jù)2是耳機(jī)，雖然這是兩份單獨的對比文件，但是二者與涉案專利的構(gòu)件數(shù)量相對應(yīng)，且證據(jù)1的耳機(jī)倉與證據(jù)2的耳機(jī)明顯具有組裝關(guān)系，故可以將證據(jù)1與證據(jù)2結(jié)合起來作為一項對比設(shè)計，用于與涉案專利進(jìn)行對比。證據(jù)1和證據(jù)2的申請日均早于涉案專利申請日，公開日晚于涉案專利申請日，構(gòu)成涉案專利的抵觸申請。涉案專利組件1的電池倉與證據(jù)1實質(zhì)相同，涉案專利組件2和組件3的耳機(jī)與證據(jù)2相同。因此，涉案專利不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定。
合議組認(rèn)為，從涉案專利授權(quán)公告圖片看，涉案專利保護(hù)的是一種組件產(chǎn)品的外觀設(shè)計，其由組件1所示充電倉和組件2、組件3所示藍(lán)牙耳機(jī)組成，藍(lán)牙耳機(jī)可放置于充電倉內(nèi)。證據(jù)1的產(chǎn)品名稱為耳機(jī)，從其授權(quán)圖片看，該耳機(jī)為無線耳機(jī)，證據(jù)2的產(chǎn)品名稱為耳機(jī)套，證據(jù)1和證據(jù)2設(shè)計人和專利權(quán)人均為李慧，申請日均為2021年10月18日，為同一人同一日申請的兩項外觀設(shè)計專利，授權(quán)公告日分別2022年2月8日和2022年3月1日，均屬于在涉案專利申請日前申請、在涉案專利申請日后公開的外觀設(shè)計專利，可用于評價涉案專利是否符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定。證據(jù)1的無線耳機(jī)與證據(jù)2的耳機(jī)套用途相對應(yīng)，根據(jù)一般消費者對無線耳機(jī)類產(chǎn)品的常識性了解，無線耳機(jī)可放置于耳機(jī)套內(nèi)，無線耳機(jī)需充電后使用，通常情況下耳機(jī)套通常兼具充電倉的用途，兩者經(jīng)常作為一項產(chǎn)品整體出售。因此證據(jù)1的無線耳機(jī)與證據(jù)2的耳機(jī)套明顯具有組裝關(guān)系，可以組裝為一項產(chǎn)品的外觀設(shè)計。同時，涉案專利由組件1所示充電倉，組件2、組件3所示耳機(jī)這三個構(gòu)件組成，涉案專利組件1對應(yīng)證據(jù)1記載的耳機(jī)套，涉案專利組件2、組件3對應(yīng)證據(jù)2組件1、組件2所示的耳機(jī)，上述構(gòu)件一一對應(yīng)。綜上所述，證據(jù)1和證據(jù)2與涉案專利構(gòu)件數(shù)量相應(yīng)、明顯具有組裝關(guān)系，屬于專利審查指南規(guī)定的可以結(jié)合起來作為一項外觀設(shè)計與涉案專利進(jìn)行對比的情形。涉案專利的藍(lán)牙耳機(jī)和充電倉和耳機(jī)在視覺上相互獨立，在功能上相互聯(lián)系，一般消費者會獨立觀察充電倉和耳機(jī)，進(jìn)而對其產(chǎn)品的外觀設(shè)計產(chǎn)生整體視覺印象。將涉案專利的組件1與證據(jù)1相比，兩者的形狀基本相同，主要區(qū)別在于涉案專利組件1底部有一長方形槽口，該區(qū)別屬于局部細(xì)微變化，因此兩者實質(zhì)相同；將涉案專利的組件2、組件3分別與證據(jù)2的組件2、組件1相比，兩者的形狀基本相同，僅有局部細(xì)微區(qū)別，構(gòu)成實質(zhì)相同。因此，涉案專利請求保護(hù)的一項“藍(lán)牙耳機(jī)及充電倉”的外觀設(shè)計與證據(jù)1、證據(jù)2結(jié)合起來的一項“耳機(jī)套和耳機(jī)”的外觀設(shè)計實質(zhì)相同，屬于同樣的外觀設(shè)計，不符合專利法第二十三條第一款的規(guī)定。
綜上，專利法第二十三條第一款旨在避免對已經(jīng)存在的外觀設(shè)計重新授予專利權(quán)，一是該外觀設(shè)計不屬于現(xiàn)有設(shè)計，二是該外觀設(shè)計不存在抵觸申請。專利法第九條第一款則要求同日申請的外觀設(shè)計也不得重復(fù)授權(quán)。在適用上述條款時要遵循外觀設(shè)計單獨對比原則，即應(yīng)當(dāng)將涉案專利要求保護(hù)的外觀設(shè)計與一項對比設(shè)計進(jìn)行單獨對比，不得將其與幾項外觀設(shè)計或者外觀設(shè)計特征進(jìn)行組合對比。但需要注意是，一項對比設(shè)計不等同于一份對比文件，對于組件產(chǎn)品的外觀設(shè)計，當(dāng)有證據(jù)證明一項外觀設(shè)計的不同組件存在于多份對比文件中時，可以使用該多份對比文件記載的與涉案專利組件數(shù)量相同、明顯具有組裝關(guān)系的組件結(jié)合起來作為一項外觀設(shè)計與涉案專利進(jìn)行對比。（鐘華 董勝 彭蓁業(yè) 作者單位：國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部）
文章來源：中國知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)
