- 【2025-02-07】以技術方案為基準進行重復授權的判斷
【弁言小序】
禁止重復授權原則，是專利權作為獨占權的應有之意，也是我國專利制度中的一項基本原則。專利法第九條規定了同樣的發明創造只能授予一項專利權，其立法目的就是為了避免將同樣的發明創造重復授予專利權，從而避免權利之間產生沖突?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谌碌?節規定了“同樣的發明創造”是指“兩件或者兩件以上申請（或專利）中存在的保護范圍相同的權利要求”，并規定了其判斷原則為“如果一件專利申請或者專利的一項權利要求與另一件專利申請或者專利的某一項權利要求保護范圍相同，應當認為它們是同樣的發明創造”，還特別強調了“權利要求保護范圍部分重疊的，不屬于同樣的發明創造”。
從《專利審查指南》中的上述規定來看，在判斷“同樣的發明創造”時是以權利要求為單位進行比較，但對于一項權利要求中包括多個并列技術方案的情形，《專利審查指南》中并未進一步給出明確規定，這就導致部分申請人認為，即使不同的權利要求之間存在同樣的并列技術方案，但只要權利要求的整體范圍不同，即屬于《專利審查指南》中所規定的權利要求保護范圍部分重疊的情形，不應當判斷為同樣的發明創造，而這種觀點顯然與禁止重復授權的目的相違背。本文將通過一個具體案例來闡釋在此種情形下以權利要求中的單個技術方案為基準進行“同樣的發明創造”的判斷的合法性及合理性。
【理念闡述】
從《專利審查指南》規定的判斷原則來看，同樣的發明創造的判斷是以權利要求的保護范圍是否相同為依據。在審查實踐中，對于一項權利要求的保護范圍包含不只一個技術方案時，我們在作是否屬于同樣的發明創造的判斷時應當如何考量？這通常存在兩種不同的情形，如果一項權利要求中涵蓋的若干技術方案不能明確劃分為多個并列技術方案時，通常將權利要求作為一個整體技術方案來進行比較，這多見于含數值范圍特征的權利要求和馬庫什權利要求，需要適用《專利審查指南》中“權利要求保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發明創造”的規定。如果權利要求中不同技術方案之間是界限清晰、互相獨立的，即一項權利要求可以劃分為多個并列技術方案時，例如下文案例將要討論的情形，《專利審查指南》沒有明確比較基準是單個并列技術方案。對于后者我們如何進行審查，比較基礎是單個并列技術方案亦或整個權利要求？筆者認為比較基礎應當是單個技術方案。在下文將要討論的復審案件中，復審請求人依據《專利審查指南》中的上述判斷原則對駁回理由提出質疑，認為同樣的發明創造應當以權利要求整體為判斷基準而非單個技術方案，下文中筆者將圍繞上述爭議焦點闡釋當權利要求包含多個邊界清晰、可分的并列技術方案時，以單個技術方案為基礎判斷同樣的發明創造性的合法性及合理性。
正確適用同樣的發明創造的判斷原則，首先需要準確理解發明創造的本質，清楚界定權利要求的保護范圍。專利法第二條規定：“本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。發明，是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案”。由此可見，發明或實用新型的本質是技術方案，發明或者實用新型權利要求的保護范圍根本上取決于權利要求中的技術方案的內容。在新穎性和創造性判斷時，均是以權利要求請求保護的技術方案為單位，從體系解釋的角度分析，在考慮不同的專利申請之間是否屬于“同樣的發明創造”時，也應當以技術方案為基礎進行判斷。對于包含多個并列技術方案的權利要求的保護范圍，不能理解為多個技術方案的總和，而是任選自每個并列技術方案所限定的范圍，它們之間是“或”的關系，而不是“和”的關系?！秾＠麑彶橹改稀吩试S申請人將多個并列技術方案置于一項權利要求中請求保護，這是方便申請人簡化撰寫的一種方式，但這種做法無異于將這些單獨的技術方案分別撰寫為多項權利要求，允許這種權利要求撰寫形式的轉換，顯然不意味著申請人在“避免重復授權”這一權利授予的實質條件面前能夠享受差異化的對待。
其次，從法律后果的角度考慮，如果允許同樣的技術方案向不同的專利權人授予專利權或向同一專利權人多次授權，都將不利于保障專利制度的正常運行，也不利于維護社會經濟的正常秩序。專利權的實施實質上是技術方案的實施，重復授權會導致不同專利權人之間產生權利沖突，重復支付專利使用費提高了實施發明創造的成本；同時國務院專利行政部門也會進行重復審批造成國家公共資源的浪費等。專利法第九條第一款所規定的禁止重復授權原則其主要目的之一即是為了通過法律的明文規定來規避上述風險。另一方面，以技術方案為基礎進行判斷也不會導致申請人的權益受到任何損害，因為即使在無效宣告程序，對于由并列技術方案組成的權利要求，也是以技術方案為單元進行審查，不會因為其中某一并列技術方案不具備授權條件而將權利要求全部宣告無效；同樣，在侵權判定程序中，也是將每個并列技術方案分別確定為一個整體技術方案來進行侵權判定。
【案例演繹】
本申請權利要求1請求保護“式I的化合物（圖1）或其立體異構體、互變異構體、藥學上可接受的鹽”。從屬權利要求8請求保護“權利要求1的化合物，其具有下式之一：（圖2）或（圖3）（按照先后順序，下稱化合物A和B）”。
已授權專利（下稱證據1）權利要求34請求保護化合物A或其藥學上可接受的鹽，權利要求43請求保護化合物B或其藥學上可接受的鹽。
駁回決定指出：權利要求8請求保護的技術方案與上述證據1的權利要求34、43請求保護的技術方案屬于同樣的發明創造，權利要求8不符合專利法第9條第1款的規定。
復審請求人在提出復審請求時并未修改權利要求書，并堅持認為：根據《專利審查指南》第二部分第三章第6節的規定，在判斷是否屬于“同樣的發明創造”時，應當將一個專利申請或專利的一項權利要求與另一件專利申請或專利的某一項權利要求進行比較，權利要求保護范圍部分重疊的，不屬于同樣的發明創造。本申請權利要求8僅請求保護證據1權利要求34和43中的兩個具體化合物，而證據1權利要求34和43分別保護一個具體化合物及其藥學上可接受的鹽，本申請與已授權專利權利要求34、43僅保護范圍部分重疊，不屬于同樣的發明創造。
分析本申請權利要求8和證據1權利要求34和43的保護范圍，權利要求8中包括如下幾個界限清晰的并列技術方案：化合物A、化合物A的立體異構體、化合物A的互變異構體、化合物A的藥學上可接受的鹽、化合物B、化合物B的立體異構體、化合物B的互變異構體、化合物B的藥學上可接受的鹽；證據1權利要求34和43也分別包括兩個界限清晰的并列技術方案，即權利要求34中包括化合物A、化合物A的藥學上可接受的鹽，權利要求43中包括化合物B、化合物B的藥學上可接受的鹽。上述并列技術方案之間為“或”的關系。
本申請權利要求8和證據1權利要求34或43中存在范圍完全相同的技術方案，顯然屬于專利法第九條規定的“同樣的發明創造”的情形。
復審請求人在駁回決定明確指出應當以技術方案作為同樣的發明創造的判斷基準的情況下仍未修改權利要求書并堅持自己的主張，顯然是對《專利審查指南》的判斷原則存在疑惑和誤解，為了有理有據地說服復審請求人，合議組在復審通知書中答復請求人的意見時，從前述發明創造的本質和對權利要求保護范圍的理解、法律后果和對當事人權益的影響等角度來對以技術方案作為判斷基準的合法性和合理性進行闡述。隨后，請求人通過修改權利要求書克服了重復授權的缺陷，合議組隨即作出了撤銷駁回決定的復審決定。
通過上述案例，我們更能清楚地理解在判斷同樣的發明創造時為何要以單個技術方案為基準，且歐洲和日本等其他國家或地區在重復授權判斷中也采用了相同的做法，實踐中，區分權利要求所包括多個技術方案之間是否相互獨立、界限清晰，是準確適用《專利審查指南》中判斷原則的前提。（王凌霄 作者單位：國家知識產權局專利局復審和無效審理部）
文章來源：中國知識產權網
